Cómo registrar una marca en China

Dentro de la propiedad intelectual, el registro de marcas comerciales es un asunto de gran importancia. Una fuerte imagen de marca es un instrumento clave a la hora de ganar clientes en China, al ser la marca un elemento muy influyente en la toma de decisiones de compra de los consumidores.

Además, el auge del consumo en el gigante asiático ha favorecido la creación de insignias locales y la entrada de numerosas marcas extranjeras en el mercado. Como prueba de esto, en 2012 la Oficina de Marcas de China (CTMO China Trade Mark Office) aceptó un total de 1.648.316 solicitudes de registro de marca, de acuerdo con el Informe Anual del Desarrollo de Estrategia de Marcas publicado por la Administración Estatal de Industria y Comercio (SAIC State Administration for Industry and Commerce). Esta cifra, que representa un aumento del 16,3% respecto a 2011, supone un nuevo máximo histórico y sitúa a China como primer paí­s del mundo en solicitudes de registro por decimoprimer año consecutivo.

El sector de la moda, englobado en la categorí­a 25 de la clasificación de Niza, es el que representa un mayor número de solicitudes con 173.833 peticiones, un 10,54% del total. La segunda categorí­a más registrada es la 35, que incluye diversos servicios como la distribución, comunicación o publicidad, con un 6,6% del total, seguida por los productos electrónicos (5,3%) y alimenticios (de origen vegetal con un 5,07% y origen animal con un 3,78%).

El marco normativo para el registro de marcas en China lo establece Ley de Marcas de la República Popular de China (Trademark Law of the People’s Republic of China).

Una marca es un signo que identifica la procedencia de los bienes y servicios, de modo que los consumidores puedan distinguir entre los bienes y servicios de un fabricante de los de otro.

Una vez que la marca es registrada, el propietario tiene el derecho exclusivo de usarla en los bienes y servicios abarcados por el registro. Por lo tanto, puede prohibir que otros usen esa marca sin su consentimiento.

El signo puede constar de palabras, dispositivos, letras cifras, formas, colores y combinaciones de todos los elementos anteriores. Sin embargo en China no se reconocen otros tipos de marca como sonidos u olores que si que se pueden registrar en Europa.

Debe ser legal: Una marca no puede ser igualo similar que el nombre o bandera de un Estado u otras organizaciones internacionales. Tampoco puede ser de naturaleza discriminatoria o de publicidad engañosa.

Debe ser distintiva: No se pueden usar nombres genéricos de productos o materias primas.

No puede ser funcional: Este requerimiento aplica sobre las formas tridimensionales. Para ser registradas, estas formas no pueden ser una mera reproducción del producto genérico o representar una cualidad técnica que pueda evitar que un competidor utilice dicha cualidad en sus productos. Por ejemplo, una empresa que venda manzanas no podrí­a registrar la imagen de una manzana como marca pues prevendrí­a a otros competidores de entrar al mercado.

Debe estar disponible: No se podrán registrar marcas para cierta categorí­a de productos en las que previamente exista una marca similar o idéntica. En el apartado 5 de este documento se explica cómo consultar el estado de una marca.

Este último requisito hace que sea de gran importancia registrar la marca en China, pues según la legislación vigente, el primero en registrar una marca tiene prioridad en el uso frente a las personas que intente registrarla posteriormente. Esta cuestión se analiza en profundidad en el siguiente apartado.

En China rige el principio de que quien solicite el registro de una marca en primer lugar, tiene preferencia, no pudiendo después alegar la otra empresa que lleva años usando la misma marca sin registrarla, pues normalmente no se reconocen los derechos de marcas no registradas, o que la usa en otros mercados, porque será inútil; si alguien inicia el procedimiento antes tendrá preferencia sobre ella. Por este motivo, es recomendable adelantarse mediante registros preventivos, aún antes de decidir la entrada en China.

Un caso en el que resulta especialmente importante registrar la marca es en el caso de que se fabrique en China a través de un OEM (Un fabricante de equipamiento original en inglés Original Equipment Manufacturer, es una empresa que fabrica productos que luego son comprados por otra empresa y vendidos bajo la marca de la empresa compradora), aunque la producción se dedique exclusivamente a la exportación, pues muchas veces el fabricante registra la marca por su cuenta y puede llegar a bloquear los enví­os a fuera del paí­s.

Además, en China es frecuente la práctica de algunos agentes o distribuidores que asisten a ferias, y que si localizan marcas de interés que todaví­a no están registradas, las registran ellos. A veces la intención es simplemente la de pedir un “rescate” por ellas, mientras que otras veces pretenden utilizarlas para sus propios productos. Por lo tanto, es recomendable iniciar los trámites de registro lo antes posible para poder prevenir esta situación.

El registro de la marca es un proceso que dura entre 12 y 18 meses, aunque puede durar más en caso de que haya objeciones. Durante este plazo la marca no estará protegida. Pero una vez que se inicie el proceso, y desde que se recibe la “Ietter of acceptance“, se tiene preferencia sobre quien intente registrarla más tarde. La protección de las marcas es perpetua y está sujeta al pago de tasas de renovación cada 10 años.

El registro de marca es un proceso que se puede realizar a través de dos ví­as: sistema nacional en México (a través del IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) o sistema internacional (a través de la OMPI). Del total de solicitudes realizadas por entidades internacionales para China en el año 2012 (194.362 solicitudes), el 25% de las solicitudes se realizaron en virtud del Protocolo de Madrid o ví­a internacional, mientras que el 75% restante optaron por una solicitud directa ante la CTMO. Ambos sistemas se explican a continuación.

Las marcas pueden registrarse recurriendo al sistema nacional chino, que conlleva la presentación de la solicitud directamente ante la Oficina China de Registro de Marcas (CTMO China Trade Mark Office), organismo responsable del registro y administración de marcas comerciales, dependiente de la Administración Estatal de Industria y Comercio (SAIC State Administration for Industry and Commerce).

Los solicitantes extranjeros que carezcan de residencia o domicilio social en China deberán presentar las solicitudes de registro de marcas a través de agentes locales de registro. Se puede encontrar un listado de los agentes locales de registro acreditados en el siguiente enlace: listado de agencias para el registro de marca.

Al ser China un paí­s firmante del Protocolo de Madrid, se puede realizar una solicitud de registro ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Las solicitudes que se realicen por este sistema se presentarán ante la Oficina Nacional de Protección de Marcas del paí­s del registro de origen, que se ocupará de transmitir dicha solicitud a la OMPI. Si la solicitud internacional cumple todos los requisitos exigibles, la marca es inscrita en el Registro Internacional yes publicada en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. Tras esto, las oficinas de protección de marcas de los paí­ses donde se haya solicitado protección pueden oponerse al registro en un plazo de 18 meses.

De 12 hasta 18 meses máximo

Para más información se puede consultar la página web de la Organización Mundial de la Protección Intelectual (OMPI) en la sección de “Fuentes de Información” de este documento.

A continuación se puede encontrar una tabla que muestra las principales diferencias y similitudes que existen entre ambos sistemas de registro.

La página web de la CTMOofrece la posibilidad de consultar, por internet y de forma gratuita, el estado del registro de una marca para las diferentes categorí­as de la Clasificación de Niza.

El enlace es el siguiente: http://sbcx.saic.gov.cn/trade-e/

Este enlace, en inglés, ofrece tres motores de búsqueda:

·                 SISTM: ofrece resultados idénticos o similares a los inputs introducidos, con caracteres alfanuméricos. Permite encontrar registros con el mismo o parecido nombre de marca, y los datos referentes a los mismos (número de registro, solicitante…).

·                 SGTMI: ofrece información referente a la marca, como número de registro, contenido de la marca, y nombre del solicitante de registro.

·                 STMAS: referente al estatus de un procedimiento de registro de marca en curso, a partir del número asignado a la marca.

Esta herramienta es de gran utilidad pues permite ver si alguna empresa o particular se ha adelantado a la hora de realizar un registro, muestra los estados de las diferentes solicitudes o permite analizar que solicitudes ha realizado una empresa en concreto.

A través de internet, se puede consultar de manera gratuita el estado de una marca en China

Aunque sea posible registrar una marca extranjera únicamente utilizando el alfabeto romano, resulta altamente recomendable la creación y el registro de la marca utilizando caracteres chinos por dos motivos:

·                 En primer lugar, si una marca no tiene versión china, es bastante probable que sean los propios consumidores locales los que otorguen una traducción de la misma, que puede que no se adapte a la imagen que la empresa quiere transmitir. Por lo tanto, la creación de la marca en idioma chino ayudará a que los consumidores la reconozcan y valoren.

·                 Por otra parte, el registro en chino también disuadirá a posibles competidores de registrar una marca extranjera en su versión fonética china mediante caracteres que se pronuncien de forma similar.

Debido a la variedad y complejidad del idioma chino, es recomendable que la decisión de la versión china de la marca sea tomada con la ayuda de expertos en marketing y propiedad intelectual, traductores y hablantes nativos.

A la hora de crear una marca en el idioma chino, existen diferentes alternativas:

Algunas empresas optan por una traducción literal de su marca extranjera al idioma chino, especialmente cuando su marca tiene un nombre distintivo. Un ejemplo de esta opción es la marca estadounidense de ordenadores Apple, cuya marca para el mercado chino es “Ping Guo -苹果” que significa literalmente “manzana”.

Una opción recomendable, especialmente cuando la marca ya tiene cierto reconocimiento en el mercado chino, es elegir una traducción fonética en la que los caracteres chinos de la marca tengan una pronunciación similar a la pronunciación extranjera.

Algunos ejemplos de marcas internacionales que han utilizado esta estrategia son Mc Donalds, con su marca “Mai Dang Lao – 麦当劳, o Audi, conocida como “奥迪- Aodi”.

Sin embargo, es necesario ser cuidadoso a la hora de elegir una versión fonética de una marca extranjera pues puede ser que los caracteres elegidos tengan un significado desfavorable o perjudicial en algunos dialectos chinos.

La mejor opción a la hora de crear una marca en el idioma chino es elegir una combinación de las dos alternativas anteriores, eligiendo un nombre que suene de forma similar al original y que además haga referencia a la marca o tenga un significado positivo en chino. Algunos de estos ejemplos son la marca Coca Cola cuya versión en chino es “Ke Kou Ke Le -可口可乐” que significa “sabor y ser feliz” o la marca española Cola Cao que en chino es “Gao le Gao -高乐高” que significa literalmente “alto, feliz, alto” o “crecer alto y feliz”.

Como se ha comentado anteriormente, En China aplica el principio “First to file” que concede prioridad al primero que registra la marca. Por este motivo, es frecuente que algunas empresas chinas que localizan marcas extranjeras sin registrar, se adelanten a la empresa extranjera y procedan a realizar el registro a su nombre. Este caso, es particularmente habitual en el caso de compañí­as que fabrican en China, aunque no venden en el paí­s, o en empresas que acuden a ferias sin tener la marca registrada.

Esto es lo que se conoce como marcas “secuestradas”. A veces la intención es la de simplemente pedir un “rescate” por ellas, mientras otras veces lo que se pretende es fabricar con ese nombre o dificultar la entrada de un competidor en el mercado local.

Ante esta situación, la mejor opción es siempre la prevención mediante registros preventivos incluso antes de decidir la entrada en el paí­s, pues el coste que tiene el registro preventivo es relativamente pequeño en comparación con los daños que puede ocasionar que otra empresa registre primero la marca comercial.

En China, las marcas que no están registradas prácticamente no tienen protección, salvo que tengan la categorí­a de marcas reconocidas (“well-known trade marks”, de las que se hablará más adelante) y resulta complicado oponerse a una marca ya registrada. Sin embargo, existen algunas ví­as de actuación, en el que el perí­odo de los tiempos es fundamental. La elección de cualquiera de las ví­as debe ser realizada con la ayuda de abogados especializados en la protección de derechos de propiedad intelectual.

·                 Si la marca se encuentra en la fase de publicación preliminar (3 meses) pero todaví­a no ha sido registrada, se puede presentar oposición contra este registro ante la CTMO. Esto abre un periodo de tiempo de 1,5 – 2 años en el que el CTMO tomará una decisión.

Después de esta decisión, si no se está conforme con la decisión se puede poner una queja ante el TRAB (Trade Mark Review and Adjudication Board) por lo que el proceso se puede prolongar en el tiempo permitiendo analizar con cautela las diferentes alternativas (comprar la marca, entrar al mercado con una nueva marca, etc.)

·                 Si la marca ya ha sido registrada, se puede solicitar una disputa por la marca ante el TRAB argumentando que ha sido un registro de mala fe (“Bad Faith registration”).

·                 Finalmente, igual que en otros ordenamientos jurí­dicos, la legislación China establece un periodo de tiempo en el que la marca debe ser utilizada y que en caso de no serlo, puede ser revocada. En el caso de la legislación China es un periodo de 3 años después del registro, momento a partir del cual se puede solicitar la anulación por falta de uso.

En cualquiera de las tres situaciones resulta fundamental recolectar toda la evidencia posible sobre el uso de marca en el paí­s. Es especialmente importante recabar información sobre cuál es la relación con la persona/empresa que ha realizado el primer registro para ver si es un posible competidor/ proveedor / cliente / distribuidor que pueda haber registrado la marca con intención de perjudicar a la otra empresa. En el último caso, es importante cerciorarse de que la marca no está siendo utilizada o de otra manera se alertará al actual propietario de las intenciones de recuperar la marca.

Tras diversas dificultades constatadas en el registro de Denominaciones de Origen (DDOO) en China y lo prolongado y complicado que está resultando el proceso iniciado en el 2009 entre el gobierno de la R.P. China y la UE para el reconocimiento de esta figura en el paí­s, se considera que las actividades que se llevan a cabo por parte de las empresas, Consejos Reguladores y organismos oficiales, no pueden quedarse solo en el área de promoción comercial, sino que es imprescindible llevar a cabo una eficiente campaña de protección de las DDOO en China.

Con el objetivo de proteger las DDOO españolas en la República Popular de China y teniendo en cuenta los inconvenientes derivados de la situación de la propiedad intelectual en este paí­s en general, y de la inexistencia actual de legislación especí­fica sobre la protección de las DDOO en particular, se recomienda el registro de las DDOO españolas en China.

En China la figura de la Indicación Geográfica, o Denominaciones de Origen como se conocen en España, se define como signos utilizados en el etiquetado de productos que tienen un origen geográfico concreto, con una reputación y unas cualidades derivadas directamente de su lugar de origen. Se exige que exista un ví­nculo especí­fico entre el producto y su lugar de producción original. La figura de las 0000 no es entendida en China como lo es en Europa, y su protección está regulada por la Ley de Marcas y en particular por las Regulaciones sobre la Protección de Marcas Colectivas y de Certificación, emitidas por el SAIC el 17/04/2003.

De acuerdo con estas regulaciones, la forma más eficaz de protección para las 0000 es a través de su registro ante la CTMO como Marca Colectiva o Marca de Certificación. La marca de certificación garantiza que los productos que incluyen la marca cumplen unos estándares especí­ficos (lugar de origen, forma de elaboración, ingredientes o cualquier otra caracterí­stica) y que esos estándares de calidad son constantemente contrastados por el organismo responsable, en este caso los Consejos Reguladores (CCRR).

El registro de una DDOO como marca de certificación ante la CTMO es esencial para evitar el uso no autorizado del nombre por un tercero. De esta forma el Consejo Regulador de cada 0000, como órgano de gestión de las mismas, define qué empresas están autorizadas a usar dicha denominación en los productos que se distribuyan en China

Este tipo de registro es preferible al de marca colectiva, ya que éste último se hace a nombre de un listado de titulares, y siempre que hubiera altas o bajas en dicho listado es necesario un nuevo procedimiento de registro. Por el contrario, la marca de certificación se hace a nombre del CCRR, y toda empresa que pueda acreditar estar bajo la cobertura del mismo está autorizada a usar la marca.

El proceso de registro de una Marca de Certificación sigue un proceso similar al de registro de una marca por el sistema nacional y debe ser realizado por el Consejo Regulador ante la CTMO mediante un agente colegiado.

China IPR SME Helpdesk: portal de atención a la PYME creado por la U. E. para temas de propiedad intelectual en China. Además de publicaciones y documentos de gran interés, incluye un catálogo de estudio de casos de propiedad intelectual.

OMPI (Organización Mundial de la propiedad intelectual): el portal de la OMPI ofrece una gran cantidad de información relevante al sistema de registro internacional ví­a Protocolo de Madrid, entre los que destacan:

·                 Listado de paí­ses firmantes del protocolo.

·                 Simulador del proceso el registro de marca internacional y sus costes.

·                 Información sobre el registro de marca internacional.

CTMO (China Trade Mark Office): incluye información sobre los trámites y formularios a cumplimentar a la hora de realizar una solicitud de registro de marca con el sistema nacional. Igualmente, permite buscar el listado de agencias autorizadas para realizar el registro.

Ley de Marcas de la República Popular de China: Permite descargar í­ntegramente la Ley de Marcas de la República Popular de China de forma gratuita y en inglés.

SAIC (State Administration for Industry and Commerce): permite encontrar información sobre legislación y protección de la propiedad intelectual en China. Además, es el organismo que publica el Estudio Anual sobre el Desarrollo de la Estrategia de Marcas Registradas en China.

OEPM (Oficina Española de Marcas y Patentes): organismo español responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de propiedad intelectual. Incluye toda la información sobre el registro de marcas en España y permite consultar la clasificación internacional de bienes y servicios según la Clasificación de Niza.

Oficinas Económicas y Comerciales de España en China: para cualquier consulta relacionada con el registro de marca en China puede contactar con cualquiera de las Oficina Económicas y Comerciales de España en China a través de los correos electrónicos:

Shanghai: [email protected]

Pekí­n: [email protected]

Cantón: [email protected]